#ClientAlert 23/2022

¿MARCAS DE COLOR AISLADO EN MÉXICO?

Recientemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió el registro de la marca consistente en la protección del color amarillo para productos de la clase 5 -Clasificación Internacional de Niza- “vendas para apósitos”.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) en su artículo 173 fracción V establece que no serán registrables como marcas “Las letras, los dígitos o su nombre, así como los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo”.   En este caso, la marca concedida se refiere a un color aislado, sin estar acompañado de ningún otro elemento.

Sin embargo, el mismo artículo 173 en su segundo párrafo establece una excepción al impedimento mencionado consistente en que no será aplicable “cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.”

La excepción anterior se refiere a la figura del derecho de marcas conocida como Distintividad Adquirida o Secondary meaning (por su término en ingles), la cual se refiere a signos que, en un principio no son distintivos y que adquieren dicha distintividad por el uso que como marca se hace de ellos en relación con determinados productos o servicios y modifican la percepción que de ellos se tienen por parte del público consumidor, por ejemplo marcas que en un principio se consideran descriptivas o genéricas o, como en el presente caso colores aislados.

Al día de hoy, no se ha emitido el reglamento de la LFPPI y se continúa aplicando el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (Ley que fue abrogada por la LFPPI y que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020), siendo que, el actual reglamento no establece ninguna disposición relacionada con la “Distintividad Adquirida” ni las reglas a través de las cuales se entiende que una marca ha adquirido ese carácter distintivo.

En el caso de la marca concedida por el IMPI para el color amarillo, se concedió la protección únicamente para “vendas para apósitos” y su titular, mediante la presentación de diversas pruebas logró demostrar el reconocimiento del público consumidor del origen empresarial respecto del color amarillo para los productos mencionados, derivado del uso constante e ininterrumpido en el mercado.

El titulo se concedió con las siguientes leyendas especiales:

“La impresión del signo distintivo en este título, puede presentar variaciones en el tono de los colores respecto al presentado en la solicitud de registro.  El registro se otorga con fundamento en los artículos 1, 2, fracción I, 230 y 231 de la LFPPI.  El IMPI reconoce que Aún cuando la marca se considera carente de capacidad distintiva en sí misma, se ha aportado evidencia suficiente, a fin de acreditar que derivado del uso que se le ha dado en el comercio ha adquirido tal cualidad, por que lo es viable su registro en términos de lo que al efecto prevé el artículo 173 de la LFPPI”

Es importante tomar en consideración que el registro del color amarillo para “Vendas para apósitos” se otorgó como una excepción a la regla general, en donde el IMPI consideró que se demostró la distintividad adquirida del color amarillo para distinguir vendas.

En GLZ estamos atentos a los cambios y tendencias en materia de Propiedad Intelectual, esperando que esta información sea de utilidad, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.